[특허명세서작성법_016]특허청구범위청구항 작성, 제조방법 청구시 그에 따른 제조물을 반드시 청구해야 하는가?

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[특허명세서작성법_016]특허청구범위청구항 작성, 제조방법 청구시 그에 따른 제조물을 반드시 청구해야 하는가?

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 제조방법 청구시 그에 따른 제조물을 반드시 청구해야 하는가?


제조물이 신규한가 그렇지 않은가에 따라 구분

 

① 신규한 제조방법에 의해 제조된 신규한 제조물인 경우

이 경우에는 제조방법에 대한 청구항과는 별도로 제조물에 대한 청구항도 독립항으로 청구하는 것이 당연하다. 다만, 제조물에 대한 청구항은 제조물 자체의 구성만으로 표현되어야 하며, 제조방법에 대한 서술을 포함시키지 않는 것이 바람직하다.

 

② 신규한 제조방법에 의해 제조된 공지의 제조물인 경우

이 경우에는 제조물을 청구할 실익은 사실상 없다. 왜냐하면 우리 특허법 제2 3호에 의해 제조방법에 의해 제조된 물건을 실시하는 행위도 침해로 간주되므로 권리자를 보호할 수 있기 때문이다. 그러나, 실제 분쟁시 제조방법에 대한 침해입증이 어렵다는 것을 감안하여 전략적으로 제조물 청구항을 클레임하는 것이 바람직하다. 이때, 주의할 점은 제조물 자체의 구성만으로 청구항을 작성한다면 그것은 공지의 구성요소를 청구하는 것이므로 거절될 수 있다는 것이다. 따라서, 제조방법에 의해 한정된 제조물을 청구(Product-by-Process claim)하여야 한다. 이러한 제조물 청구항 작성시 제조방법에 대한 독립항을 인용하는 독립항의 형식을 활용해 보는 것도 바람직하다. 예를 들어, “상기 제1항의 방법을 수행하는 장치로서,.....A; ......B를 포함하는 장치” 와 같은 것이다.

 

한편, 미국의 경우, Product-by-Process claim은 제조물이 제조방법적인 서술을 빌지 않고는 표현이 불가능한 경우 등에 한해서 좁게 인정하고 있으며, 또한 제조방법이 신규한지 여부를 떠나 제조물 자체가 신규성 및 진보성을 만족하여야 등록가능하다.

 

 

 

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